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Aktuelle Änderungen der Patentgesetzgebung in den USA

15.04.2013
Im Herbst 2011 wurde in den USA der „Leahy-Smith America Invents Act“ verabschiedet, der zahlreiche grundlegende Änderungen des US-Patentrechts mit sich bringt.

Dieser Artikel wird biosaxony freundlicherweise zur Verfügung gestellt von den Patentanwälten MAIKOWSKI & NINNEMANN

Im Herbst 2011 wurde in den USA der „Leahy-Smith America Invents Act“ verabschiedet, der zahlreiche grundlegende Änderungen des US-Patentrechts mit sich bringt. Die Änderungen sind in mehreren Stufen in Kraft getreten, darunter zahlreiche wesentliche Änderungen am 16. September 2012 und aktuelle Änderungen am 16. März 2013. Nachfolgend möchten wir einen kurzen Überblick über die wesentlichen Neuerungen geben.

„First-Inventor-to-File“-Prinzip

Die wohl gravierendste Änderung besteht darin, dass in den USA nunmehr das „First-to-Invent“-Prinzip abgeschafft wurde. Damit lösen sich die Vereinigten Staaten von einem Prinzip, an dem sie über lange Zeit nur noch als einziger Staat in der Welt festgehalten hatten. Diese Loslösung hat insbesondere Auswirkungen auf die Würdigung des Standes der Technik bei der Prüfung der Patentierbarkeit von US Patentanmeldungen. Bislang wurde zur Festlegung des relevanten Standes der Technik für US-Anmeldungen im Regelfall auf das Datum der Entstehung der Erfindung abgestellt. Das tatsächliche Entstehungsdatum der Erfindung konnte u.a. durch ordnungsgemäß geführte Laborjournale nachgewiesen werden. Damit verbunden bestand die Möglichkeit, durch Nachweis eines früheren Erfindungsdatums die Patentierbarkeit gegenüber einem patenthindernden Stand der Technik wiederherzustellen. Nach altem Recht gehörten außerdem öffentliche Vorbenutzungen, die außerhalb der USA stattfanden, nicht zum Stand der Technik.

Im Gegensatz dazu ist für die Würdigung des Standes der Technik weltweit fast ausschließlich der Anmeldetag (bzw. der Prioritätstag) maßgeblich.

Am 16. März 2013 wurde in den USA das „First-to-Invent“-Prinzip durch ein „First-Inventor-to-File“-Prinzip abgelöst. Dieses weist Ähnlichkeiten mit dem zum Beispiel in Europa oder Deutschland geltenden „First-to-File“-Prinzip auf. Das Patent steht nun auch in den USA demjenigen zu, der die Erfindung zuerst zum Patent angemeldet hat und nicht mehr, wie bisher, demjenigen, der die Erfindung zuerst gemacht hat. Außerdem wird dadurch zukünftig auch in den USA der Anmeldetag bzw. der Prioritätstag einer Patentanmeldung für die Würdigung des Standes der Technik maßgeblich sein. Es kommt nicht mehr auf das Datum an, an dem die Erfindung tatsächlich entstanden ist.
Entsprechend der neuen Gesetzgebung wird der Stand der Technik zukünftig deutlich umfangreicher, ja sogar umfangreicher als im deutschen oder europäischen Erteilungsverfahren.

So gehören auch öffentliche Vorbenutzungen der Erfindung außerhalb der USA sowie ausländische Patentanmeldungen Dritter, die vor dem Anmeldetag eingereicht worden sind, aber noch nicht veröffentlicht wurden, ab sofort zum vollwertigen Stand der Technik. Damit werden ausländische Patentanmeldungen den US-Anmeldungen in Bezug auf ihre Wirkung als ältere Rechte gleichgestellt.

Die neuen Bestimmungen gelten für alle Anmeldungen, deren Prioritätstag an oder nach dem 16. März 2013 liegt, nicht aber für Anmeldungen und Patente, deren Prioritätstag vor dem 16. März 2013 liegt. Diese werden weiterhin nach dem bisher geltenden Recht geprüft.

Neuheitsschonfrist

Die USA werden die Neuheitsschonfrist von einem Jahr beibehalten. Neuheitsschonfrist bedeutet, dass eine innerhalb von zwölf Monaten vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag erfolgte Offenbarung der Erfindung außer Betracht bleibt, sofern sie auf den Erfinder zurückgeht. Das deutsche Gebrauchsmusterrecht kennt eine entsprechende Neuheitsschonfrist. Diese beträgt dort aber nur sechs Monate. In den USA gibt es aber noch einen weiteren Unterschied: Die neue Patentgesetzgebung regelt, dass auch unabhängige Veröffentlichungen Dritter unter bestimmten Voraussetzungen der Patentierbarkeit einer Erfindung nicht entgegengehalten werden können. Dazu ist es erforderlich, dass der Erfinder seine Erfindung als erster publiziert und die Veröffentlichung eines Dritten erst anschließend erfolgt. Beide Veröffentlichungen müssen jedoch innerhalb eines Jahres vor dem Einreichen der Patentanmeldung beim Patentamt erfolgen.

Verschiedene Möglichkeiten für die Überprüfung erteilter Patente

Bereits zum 16. September 2012 wurde der neue „Post-Grant-Review“ eingeführt. Die Antragsfrist beträgt 9 Monate ab Patenterteilung. Der Antrag ist beim US-Patentamt einzureichen, kann von jedermann gestellt werden und kann auf alle Widerrufsgründe gestützt werden, d.h. neben schriftlichen Offenbarungen auch auf offenkundige Vorbenutzungen, unzulässige Erweiterungen, mangelnde Ausführbarkeit oder mangelnde Klarheit. Beim „Post-Grant-Review“ handelt es sich um ein Verfahren, das dem europäischen und deutschen Einspruchsverfahren ähnlich ist. Die Kosten für das US-Verfahren sind allerdings wesentlich höher. So beträgt die Amtsgebühr für ein Patent mit bis zu 20 Ansprüchen US$ 35.800,00. Diese Amtsgebühr erhöht sich weiter mit steigender Anzahl der Patentansprüche. Demgegenüber beträgt die Amtsgebühr des Europäischen Patentamts für die Einlegung eines Einspruchs gegen ein Europäisches Patent derzeit 745,00 €.

Neben den sehr hohen Kosten hat das neue Verfahren noch einen weiteren entscheidenden Nachteil:
Eine Entscheidung im „Post-Grant-Review“ entfaltet rechtshemmende Wirkung, d.h. der Antragsteller kann die Rechtsbeständigkeit des angegriffenen Patents nicht noch einmal in einem anderen Gerichts- oder Amtsverfahren in Frage stellen.

Die bislang mögliche „Inter-Partes-Reexamination“ ist seit dem 16. September 2012 nach Ablauf der 9-Monatsfrist für die Beantragung eines „Post-Grant-Review“ in abgewandelter Form als neuer „Inter-Partes-Review“ verfügbar. Ein entsprechender Antrag kann von jedermann gestellt werden, er kann aber nach wie vor nur auf druckschriftlichen Stand der Technik und ältere Rechte gestützt werden.

Wie bisher wird die „Ex-Parte-Reexamination“ auch weiterhin möglich sein. Dabei handelt es sich um die Überprüfung eines erteilten Patents auf Antrag des Patentinhabers selbst oder eines Dritten, wobei der Dritte nicht direkt am Verfahren beteiligt ist.

Beschränkung von Patenten

Bestimmte Versäumnisse und Fehler in einem US-Patent konnten bisher dazu führen, dass der Patentinhaber sein Patent nicht durchsetzen konnte. Seit dem 16. September 2012 wurde das Verfahren der „Supplemental Examination“ eingeführt. Dieses Verfahren ist vergleichbar mit dem europäischen Beschränkungsverfahren. Es ist nur dem Patentinhaber zugänglich. Mit diesem Verfahren kann der Patentinhaber nun Versäumnisse und Missverständnisse sowie Fehler in der Patentschrift heilen.
Einwendungen Dritter

Seit dem 16. September 2012 ist es für unbeteiligte Dritte auch möglich, druckschriftlichen Stand der Technik in das laufende Prüfungsverfahren einzuführen. Der Dritte bleibt an dem Verfahren unbeteiligt. Vergleichbar ist diese neue Regelung in etwa mit den Einwendungen Dritter, die im europäischen Prüfungsverfahren eingereicht werden können. Im US-Prüfungsverfahren sollte der Stand der Technik innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung eingereicht werden.
Arbeitgeber als Anmelder

Seit dem 16. September 2012 ist es möglich, dass der Arbeitgeber eines Erfinders oder ein anderer Berechtigter direkt als Anmelder einer Patentanmeldung fungieren kann. Bislang konnten Patentanmeldungen in den USA nur durch den Erfinder selbst eingereicht werden. Nach den neuen Regelungen wird das Patent dann auf den Anmelder erteilt und nicht mehr auf den Erfinder.

Gebühren

Zahlreiche Gebührenänderungen für US-Patentanmeldungen und –Patente sind seit dem 19. März 2013 wirksam, weitere werden am 01. Januar 2014 in Kraft treten. Gegenwärtig werden die Gebühren des Patentamtes für kleine Unternehmen („small entity“-Anmelder) um 50 % ermäßigt. Zusätzlich wird es in Zukunft eine Gebührenermäßigung um 75 % für „micro entity“-Anmelder geben. Dies kann das US-Patentsystem trotz der traditionell hohen Kosten gerade für kleinere deutsche Unternehmen mit einem Bezug zum US-Markt interessant machen.

Mit Wirkung vom 19. März 2013 sind die Anmeldegebühren für Patentanmeldungen, nationale Phasen aus PCT-Anmeldungen und Geschmacksmusteranmeldungen deutlich erhöht worden. Weitere Gebührenerhöhungen gelten für Anträge auf Fortsetzung des Prüfungsverfahrens (Request for continued examination, RCE), für unabhängige Ansprüche ab dem 4. unabhängigen Patentanspruch sowie für jeden weiteren Anspruch ab dem 21. Patentanspruch. Außerdem wurden die Aufrechterhaltungsgebühren um 24 bis 54 % erhöht. Im Gegensatz dazu wurden die Erteilungsgebühren sowie die Gebühren für Anträge auf vorgezogene Prüfung deutlich reduziert.

Fazit

Die Reform des US-Patentrechts bringt für ausländische Unternehmen, die in den USA ihre Erfindungen patentieren wollen, mehr Sicherheit und es kommt insgesamt zu einer Annäherung an das deutsche und europäische Recht. Einerseits resultieren die Gesetzesänderungen in Erleichterungen für die Patentanmelder: So kann im Zuge der Abschaffung des „First-to-Invent“ Prinzips zukünftig auf den aufwändigen Nachweis eines frühen Erfindungsdatums (etwa durch die Vorlage von Laborjournalen) verzichtet werden. Andererseits werden bedeutende Unterschiede bestehen bleiben, die für die USA auch zukünftig gesonderte patentstrategische Überlegungen erforderlich machen.

Diese Informationen wurden Ihnen bereitgestellt von der Patentanwaltskanzlei Maikowski & Ninnemann, Kleine Fleischergasse 2, 04109 Leipzig. Für weitere Fragen finden Sie bitte nachstehende Kontaktinformationen:

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